Регистрация лицензионного договора в Роспатенте

Владелец интеллектуальной собственности не всегда использует принадлежащие ему объекты в собственном бизнесе. Он может передать это право другому лицу, заключив с ним лицензионный договор.

Чтобы такая сделка состоялась, должны быть соблюдены требования к форме и содержанию договора, а в ряде случаев он будет иметь юридическую силу только при условии регистрации в Роспатенте. Для правильного оформления лицензионного соглашения и соблюдения интересов обеих сторон лучше обратиться к профильному юристу или патентному поверенному.

Лицензионный договор: основные требования закона

Лицензионный договор – это соглашение о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности, заключённое между правообладателем (лицензиаром) и другим физическим или юридическим лицом (лицензиатом). Таким объектом может быть любой результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, принадлежащее лицензиару.

На практике лицензионные договоры чаще всего заключают в отношении товарных знаков, промышленной собственности и некоторых объектов авторских прав (программ для ЭВМ, музыкальных, аудиовизуальных, литературных произведений).

Эта модель позволяет правообладателю без личного участия получать доход от своих нематериальных активов, а второй стороне сделки – использовать техническое решение, средство индивидуализации или объект авторских прав на законных основаниях. При смене правообладателя условия договора продолжают действовать до окончания срока, если стороны не примут решение его расторгнуть. Они также вправе изменить достигнутые договорённости по обоюдному согласию, внеся изменение в соглашение.

Форма договора

По общему правилу, лицензионное соглашение заключается письменно, иначе оно будет ничтожным. Устная форма такой сделки допускается ГК РФ, если её предметом является право использовать произведение в периодическом печатном издании.

В предусмотренных законом случаях предоставление лицензии должно регистрироваться профильной федеральной службой – Роспатентом. При несоблюдении этого условия переход прав считается несостоявшимся.

Договор о предоставлении неисключительной лицензии может заключаться и в упрощённом порядке – в форме договора присоединения. Такая возможность предусмотрена законом для произведений, компьютерных программ и баз данных. Покупатель начинает пользоваться ПО или совершает действия, являющиеся акцептом лицензии на произведение, и тем самым соглашается на изложенные в ней условия правообладателя. Составления отдельного письменного документа здесь не требуется.

Обязательные условия

В договоре должны быть прописаны все существенные условия, иначе он может быть признан незаключённым. Для лицензионного соглашения такими условиями будут:

1. Предмет сделки.

Чтобы условие считалось согласованным, предмет должен быть однозначно определён. Для этого в договор вносят полное наименование и описание индивидуальных признаков объекта, а для зарегистрированных – реквизиты патента или свидетельства. Если сделка заключается в отношении будущего объекта, его надо описать так, чтобы на момент предоставления права использования можно было определить конкретный предмет договора.

Чтобы заключить лицензионный договор, предусматривающий использование интеллектуальной собственности за пределами РФ, российской регистрации прав недостаточно. Для этого потребуется пройти регистрацию в национальном патентном ведомстве соответствующей страны либо международную процедуру. Обычно эту функцию выполняют патентные поверенные, которые знают особенности патентования в разных государствах.

2. Способы использования объекта.

Это условие, которое будет определять объём прав лицензиата. Если способ не прописан в договоре, он считается непредоставленным. Варианты использования конкретного объекта можно взять из соответствующих статей ГК РФ.

3. Вознаграждение лицензиара.

Лицензионный договор может быть возмездным или безвозмездным. Исключение – сделка между двумя коммерческими организациями о предоставлении исключительной лицензии, действующей по всему миру весь срок действия исключительного права. Она может быть только возмездной.

Если передача прав осуществляется на безвозмездной основе, об этом должно быть прямо указано в договоре. Для возмездных сделок нужно установить размер или порядок расчёта вознаграждения. Закон не ограничивает стороны в вариантах, но на практике обычно предусматривают:

• разовый фиксированный платёж (паушальный взнос);
• регулярные платежи в виде конкретной суммы или процентных отчислений от дохода лицензиата (роялти);
• комбинацию первых двух способов.

Ещё в лицензионный договор обязательно включают пункты, о необходимости указания которых заявила одна из сторон, а также существенные для конкретного вида объектов. Например, при выдаче лицензии на товарный знак в договоре надо закрепить перечень товаров, в отношении которых лицензиат вправе его использовать.

Какие условия рекомендуется включать в договор

Помимо существенных условий, отсутствие которых влечёт признание договора незаключённым, есть и другие, которые важно прописать в лицензионном соглашении. При их отсутствии будут применяться общие положения, предусмотренные законом, что не всегда выгодно сторонам. К таким условиям относятся:

1. Вид лицензии.

Закон предусматривает 2 вида лицензий:

• простая (неисключительная) не ограничивает лицензиара в праве выдавать аналогичные лицензии другим контрагентам;
• исключительная выдаётся только одному лицензиату, в период её действия лицензиар не может выдать лицензию на тот же объект другим лицам.

Для разных видов использования предмета сделки можно предусмотреть отдельные виды лицензии. Если вид в договоре не указан, лицензия считается простой.

Обратите внимание: если лицензиар сам планирует использовать объект, права на который предоставлены партнёру по исключительной лицензии, это надо прописать в договоре. При отсутствии этого условия он лишается такого права.

2. Срок действия лицензии.

Стороны могут договорить о конкретном сроке или указать, что лицензия действует до прекращения исключительных прав лицензиара на этот объект. Если срок в договоре не указан, он считается заключённым на 5 лет.

Период, на который передаётся право использования, не может быть больше, чем срок действия исключительных прав. Например, для изобретений он составляет 20 лет, для товарных знаков – 10 лет с возможностью продления. Исключительные права на секрет производства действуют до тех пор, пока составляющие его сведения остаются конфиденциальными.

3. Право лицензиата на выдачу сублицензии.

Его можно предусмотреть для всех переданных лицензиаром прав или ограничить конкретным перечнем. При отсутствии в соглашении этого условия право заключать сублицензионные договоры у лицензиата отсутствует.

4. Пределы использования прав лицензиатом.

В договоре можно прописать территорию действия лицензии, виды деятельности, для которых будет использоваться разработка, объём выпущенной по лицензии продукции, запрет на изменение предмета сделки и другие подобные условия. Если ограничения не установлены, лицензиат вправе использовать объект в пределах, разрешённых законом. Например, если стороны не определили территорию действия, ею по умолчанию будет вся территория России.

5. Ответственность за нарушение договора.

О защите своих прав обеим сторонам сделки стоит подумать ещё на этапе её заключения. В частности, можно заранее обговорить размер или порядок расчёта компенсации за нарушение лицензиатом исключительных прав второй стороны, а также санкции для правообладателя за несоблюдение договора. При возникновении спора суд будет применять эти условия, а не общие нормы ГК РФ.

Помимо перечисленных пунктов, можно прописать в соглашении порядок взаимодействия между сторонами, например: обеспечение лицензиаром техподдержки по программным продуктам, предоставление лицензиатом отчётности и другие.

Регистрация договора в патентном ведомстве

Регистрировать в Роспатенте необходимо предоставление лицензии на использование следующих видов интеллектуальной собственности:

• изобретений,
• полезных моделей,
• промышленных образцов,
• товарных знаков,
• зарегистрированных топологий интегральных микросхем.

Регистрации также подлежит внесение изменений в лицензионные договоры в отношении перечисленных объектов и их расторжение.

В отличие от них, лицензии на программы для ЭВМ и базы данных не нужно регистрировать, даже если сами объекты были внесены в реестры Роспатента по инициативе правообладателя. Предоставление прав на доменное имя фиксируют в госреестре, только если это имя зарегистрировано в качестве товарного знака.

Порядок регистрации установлен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 № 1416 и Административным регламентом Роспатента.

Подача документов

С заявлением о регистрации договора вправе обратиться обе стороны сделки (их представители) или одна из них. Во втором случае к заявлению прилагается один из следующих документов:

• подписанное обеими сторонами уведомление о предоставлении лицензии,
• договор,
• нотариально заверенная выписка из него.

Форма заявления и образец заполнения размещены на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Материалы можно подать несколькими способами:

• по почте;
• посредством сети интернет через сайт Роспатента или портал госуслуг;
• через окно приёма корреспонденции патентного ведомства по адресу в г. Москве.

Если заявка от имени правообладателя подаётся представителем, потребуется приложить доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия. Заявитель вправе представить также квитанцию об уплате госпошлины, но это не обязательно.

Регистрация заявления в Роспатенте

Эксперты Роспатента проверяют поступившие материалы на предмет соответствия законодательству и принимают решение о приёме заявления или отказе в этом.

Если представленные материалы соответствуют правилам, заявление в пятидневный срок регистрируют и передают на рассмотрение в соответствующее подразделение патентного ведомства.

В случае отрицательного решения материалы в тот же срок возвращаются заявителю с одновременным направлением ему мотивированного уведомления об отказе в приёме. Исчерпывающий список оснований для отказа приведён в п. 26 Административного регламента.

Рассмотрение документов

После поступления материалов в профильное подразделение его сотрудники проверяют уплату пошлины за регистрацию.

Если госпошлина не уплачена или уплачена не в полном объёме, заявителю направляют уведомление о необходимости её уплаты в течение 2 месяцев. Если этого не сделать, в регистрации договора откажут.

При подтверждении факта уплаты пошлины заявление рассматривают по существу. В ходе рассмотрения эксперты Роспатента вправе запрашивать дополнительные или скорректированные документы, на представление которых заявителю даётся 3 месяца с даты направления запроса.

По результатам процедуры принимается решение о регистрации распоряжения исключительным правом либо об отказе в этом. Основанием для отказа может быть неуплата госпошлины в течение 2 месяцев после направления уведомления или несоблюдение условий регистрации. Заявителя в пятидневный срок уведомляют о принятом решении письменно с указанием основания.

Государственная регистрация лицензионного договора осуществляется в течение 45 рабочих дней со дня поступления в Роспатент полного пакета необходимых документов. Однако неправильное заполнение заявления, неполная уплата госпошлины или другие ошибки при составлении и подаче документов могут увеличить этот срок на несколько месяцев.

Наши услуги

В патентном бюро «Первоисток» можно заказать оформление лицензионного договора на любой объект интеллектуальной собственности «под ключ». Мы работаем по следующему алгоритму:

Стоимость оформления лицензионного договора

Расходы на оформление лицензионного договора, требующего госрегистрации, включают:

• стоимость услуг юриста или патентного поверенного, который будет составлять договор и сопровождать регистрацию в Роспатенте;
• госпошлину за регистрацию.

Размеры пошлин установлены Налоговым кодексом и Постановлением Правительства РФ. Сумма, подлежащая уплате в конкретном случае, зависит от вида и количества объектов, права на которые передаются. С 05.10.2024 применяются следующие размеры:

• для объектов патентных прав: 4000 рублей + 2000 рублей за каждый патент свыше одного;
• для товарных знаков: 15000 рублей + 13000 рублей за каждый знак свыше одного;
• для зарегистрированных топологий интегральных микросхем: 5000 рублей + 2500 рублей за каждую топологию, указанную в договоре.

Стоимость профессионального сопровождения процедуры зависит от объёма необходимой клиенту помощи и определяется договором.  Цены на услуги патентного бюро «Первоисток» отражены в таблице:

При заключении лицензионного договора важно достигнуть согласия по всем существенным условиям и правильно оформить сделку. Договор, противоречащий закону, может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица, что чревато серьёзными финансовыми потерями для проигравшей стороны. Избежать этих проблем помогает профессиональная помощь.

Патентное бюро «Первоисток» работает в этой сфере более 18 лет. Наши эксперты помогут вам правильно составить и зарегистрировать лицензионное соглашение, полностью взяв на себя правовые вопросы и взаимодействие с патентным ведомством. Компания занимается также оформлением других договоров в отношении интеллектуальной собственности: коммерческой концессии, отчуждения, залога.

Мы обеспечиваем конфиденциальность данных, предоставленных клиентами, и гарантируем результат, прописанный в договоре. Предварительную консультацию можно получить бесплатно, заполнив форму на сайте. Мы перезвоним вам уже сегодня и ответим на интересующие вопросы.

Оставить заявку для бесплатной консультации